BGH 21.6.2018, I ZB 61/17

EuGH-Vorlage: Hat die Wortmarke #darferdas? eine Unterscheidungskraft und herkunftshinweisende Funktion?

Ist Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken dahin auszulegen, dass ein Zeichen Unterscheidungskraft hat, wenn es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, es für die Waren und Dienstleistungen als Herkunftshinweis zu verwenden, auch wenn es sich dabei nicht um die wahrscheinlichste Form der Verwendung des Zeichens handelt?

Der Sachverhalt:

Im November 2015 war das Zeichen #darferdas? für die Waren der Klassen 14, 18, 21, 24, 25 und 27 zur Eintragung als Wortmarke in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister angemeldet worden. Das DPMA, Markenstelle für Klasse 25 (Bekleidungsstücke, insbesondere T-Shirts; Schuhwaren; Kopfbedeckungen), wies die Anmeldung daraufhin mit Beschluss vom 3.2.2016 wegen fehlender Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 37 Abs. 1 MarkenG zurück.

Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, die angemeldete Wortfolge #darferdas? werde vom angesprochenen Publikum allein als typischer dekorativer Fun-Spruch aufgefasst. Eine herkunftshinweisende Funktion komme der Frage nicht zu. Die Anmelderin ist hingegen der Auffassung, die angemeldete Wortfolge #darferdas? sei sehr wohl schutzfähig. Sie sei von dem von ihr vertretenen Künstler Chris Tall beauftragt worden, die Zeichenfolge für die labelmäßige Verwendung umfassend zu schützen. Die Beschwerde der Anmelderin hatte vor dem Bundespatentgericht keinen Erfolg. Sie erhob daraufhin Rechtsbeschwerde.

Der BGH setzte das Verfahren aus und hat dem EuGH zur Auslegung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95/EG vom 22.10.2008 zur Angeleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt: Hat ein Zeichen Unterscheidungskraft, wenn es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, es für die Waren oder Dienstleistungen als Herkunftshinweis zu verwenden, auch wenn es sich dabei nicht um die wahrscheinlichste Form der Verwendung des Zeichens handelt?

Die Gründe:

Der Erfolg der Rechtsbeschwerde hängt davon ab, ob Art. 3 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL dahin auszulegen ist, dass ein Zeichen Unterscheidungskraft hat, wenn es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, es für die Waren und Dienstleistungen als Herkunftshinweis zu verwenden, auch wenn es sich dabei nicht um die wahrscheinlichste Form der Verwendung des Zeichens handelt.

Unterscheidungskraft i.S.v. Art. 3 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL und § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und die Waren damit von denjenigen anderer unterscheidet. Das Bundespatentgericht hat nach diesen Grundsätzen angenommen, die angemeldete Marke #darferdas? habe u.a. keine Unterscheidungskraft, da es sich dabei um eine aus gebräuchlichen Wörtern der deutschen Sprache zusammengesetzte Zeichenfolge handele. Dies ist rechtlich nicht zu beanstanden. Die nicht regelrechte Zusammenschreibung der Wörter ist in der Werbung ein nicht unübliches Stilmittel. Die Wortfolge wird aufgrund des Fragezeichens als Frage erfasst. Der Verkehr erwartet dahinter ein aktuelles Diskussionsthema.

Das Bundespatentgericht hat zudem angenommen, die angemeldete Marke werde vom angesprochenen Verkehr stets nur als eine aus gebräuchlichen Wörtern der deutschen Sprache zusammengesetzte Zeichenfolge und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden. Es hat dabei im Rahmen der Prüfung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft ausschließlich auf die wahrscheinlichste Verwendungsform des Zeichens (Druck auf Vorderseite oder Rückseite des Bekleidungsstücks als dekoratives Element)abgestellt. Auf ebenfalls denkbare aber weniger wahrscheinliche und auch praktisch nicht so bedeutsame anderweitige Verwendungen (Etikett) komme es nicht an. Es ist fraglich, ob diese Auffassung zutrifft.

Nach Ansicht des BGH ist nur dann auf die wahrscheinlichste Verwendungsform abzustellen, wenn andere mögliche Verwendungsformen des Zeichens nicht praktisch bedeutsam oder nicht naheliegend sind. Es muss nicht jede denkbare Verwendung des Zeichens markenmäßig sein. Es genügt, wenn es andere praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, das Zeichen bei den Waren, für die es Schutz beansprucht, so zu verwenden, dass es vom Verkehr ohne weiteres als Marke verstanden wird. Es ist mangels bisheriger Feststellungen davon auszugehen, dass es neben der dekorativen Verwendung auch andere praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten einer Verwendung des Zeichens für die Waren, z.B. auf dem Etikett, gibt. Sind der Prüfung der Unterscheidungskraft sämtliche praktisch bedeutsamen oder naheliegenden Verwendungsformen des Zeichens zugrunde zu legen, kann dem streitgegenständlichen Zeichen nach den bisherigen Feststellungen nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

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